濟寧商標小課堂—淺析不以使用為目的的惡意商標注冊的司法認定

       為遏制商標囤積現象，打擊非使用性惡意商標注冊行為，2019年修改的《中華人民共和國商標法》（下稱商標法）第四條第一款規定，不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回。司法實踐中，通常從申請主體、申請行為、使用目的和使用證據等方面進行審查。

　　對申請主體的審查

　　不以使用為目的的惡意商標注冊的審查對象通常為名義上的商標申請人，同時為打擊分散申請、集中運營的申請行為，此類案件審查對象亦包含與申請人具有串通合謀行為或者具有特定身份關系或者其他特定聯系的自然人、法人或者其他組織。如在“百齡藤”案中，法院將商標申請人的關聯公司的惡意注冊行為作為考量因素之一。

　　對申請行為的審查

　　對申請行為的審查在于審查行為是否同時滿足“不以使用為目的”和“惡意”兩個要件�！皭阂狻弊鳛橐环N主觀要件，要求申請人“明知”其申請行為屬于為“牟取不正當利益”而“采取不正當手段”申請商標的情形。在具體案件中，需結合申請人主觀要素對商標申請的數量、商品或服務的類別、商標的顯著性以及知名度、近似性、申請人的經營地域及經營范圍等進行綜合審查。司法實踐中，存在以下幾類典型的不以使用為目的的惡意注冊行為：

　　一是超出正常經營需求的批量注冊申請。商標申請的數量、類別等應與商標申請人的主體存續時間、經營規模、經營范圍等實際經營情況相匹配。與企業經營規模明顯不符的、在短期內集中批量申請商標的行為可以認定為不以使用為目的的惡意注冊申請。關于何為超出經營需求，其認定標準存在一定的模糊性。通常來講，企業為實現規模經濟、實施品牌戰略，而決定由母公司、子公司、關聯公司等存在特定關系的主體集中申請商標等符合企業正常商標布局的商標申請行為應被認為與其經營規模匹配。如在“偶哈游OHAYOO”案中，一審法院從原告及其母公司的經營規模和品牌戰略安排的角度進行審查，具有合理性。

　　二是搭車模仿及蹭熱點的批量注冊申請。商標申請人大量申請與他人有一定知名度或者顯著性較強的商標相同或近似的商標以及包含行政區劃名稱、山川景點名稱、知名人物姓名、知名作品或角色名稱、企業字號等具有識別意義的商業標識的行為違反誠實信用原則，不正當利用了他人市場聲譽或占用公共資源，擾亂了商標注冊秩序，屬于不以使用為目的的惡意注冊行為。如在“紫霞”案中大量申請與我國古典名著《西游記》以及原著或相關影視劇的角色、地點、物品等相同或相近的商標的行為，在“黃宮繡堂”案中大量申請與歷史名醫姓名相同的商標的行為，在第60308607號圖形商標案中大量申請與他人在先知名商標近似的商標的行為，在“錦隆”案中大量申請與多家知名汽車駕駛培訓機構名稱或企業字號相同或近似的商標的行為等批量申請行為均為典型的搭車模仿或蹭熱點惡意注冊行為。

　　三是轉售牟利的批量注冊申請。商標申請人大量申請商標后用以轉售或向在先使用人索取高額轉讓費、使用費、侵權賠償金等行為擾亂了商標注冊管理秩序，均可認定申請人存在不以使用為目的的惡意申請。例如在“正吉寶ZHENGJIBAO”案中對商標申請人兜售商標的行為，法院認定其注冊目的難謂正當。

　　由于無法對落入商標法第四條第一款規制范圍的行為類型一一列舉，在具體實踐中，應結合具體案情，判斷申請行為是否違背誠實信用原則，不正當利用他人市場聲譽以及申請行為是否與正常經營需要相匹配，對申請明顯超出經營需要的情形，可以初步認為缺乏使用意圖，此時商標申請人可提交證據證明其為使用商標已進行必要準備或已經進行實際使用。

　　商標法第四條第一款規制的是不以使用為目的的惡意注冊行為，對商標申請人基于防御目的或為具有現實預期的未來業務而申請注冊商標等有正當理由的申請行為可以排除在第四條的“惡意”申請行為之外。如在“嗨體御肌”案中，盡管原告申請了500余件商標，但其在先“嗨體”商標具有一定的影響，訴爭商標在與在先商標類似服務上申請注冊商標屬于對現有商標的延續和防御性注冊。但在我國現行法律體系下，并無防御性商標注冊的制度設計，故商標申請不可違反商標法具體條款。關于正當的防御性注冊與不以使用為目的的惡意注冊的邊界如何界定，應綜合考慮商標申請人的經營規模、在先商標與防御性商標的近似程度、在先商標知名度等因素，在商標申請人享有在先注冊的具有一定影響的商標時，在與其經營范圍類別相關的商品或服務上申請注冊與在先商標近似商標的情形，可以排除商標法第四條第一款的適用。

　　對使用目的和使用證據的審查

　　由于我國商標法不要求申請人提出申請時已實際使用，故對于申請階段使用目的的審查標準不應過于嚴格，只要無明顯的惡意申請行為，不宜認定缺乏使用目的。

由于商標法第四條第一款主要針對申請人是否具有使用目的，即便使用證據存在瑕疵，只要能證明申請人存在后續使用的較大可能性，則應認為未違反第四條第一款的規定。如果商標申請人存在明顯的搭車模仿、蹭熱點等擾亂商標注冊秩序的行為時，即便申請人已提供實際使用證據，亦不能排除商標法第四條第一款的適用。

　　對于申請人惡意注冊商標后實際使用或轉讓給善意第三人并由第三人實際使用的情形，是否可因實際使用或善意取得而維持商標的注冊？因商標法第四條審查重點在于考察申請人是否存在使用意圖，故商標申請人已實際使用的商標不再構成該條款規定的情形。

　　關于商標申請人惡意注冊商標后轉讓給善意第三人且第三人已實際使用的情形，如申請人存在大量轉售商標行為，為維護商標管理秩序，避免囤積轉售商標行為合法化，第三人不可據善意取得并實際使用主張排除商標法第四條第一款的適用，否則將與商標法的立法目的相背離。對于申請人僅存在少數幾枚商標轉讓且善意第三人已實際使用的情形，為防止對善意第三人造成不良影響，可以綜合考慮商標已實際使用的情形，排除商標法第四條第一款的適用。

　　商標法第四條第一款的適用有效遏制了部分不以使用為目的的惡意注冊行為，但在其適用中，既要避免使用目的證明標準過于苛刻而擴大適用范圍，也不應對應納入規制范圍的行為予以排除，同時應注意與第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”適用范圍的區分，能夠以商標法第四條第一款予以規制的行為不宜再適用商標法第四十四條第一款。（北京知識產權法院 郝倩）

來源：濟寧圣佳商標注冊   http://www.meditateguidonline.com/content/?787.html