濟寧商標注冊—惡意申請商標應承擔的民事責任

       近年來，為了切實保護權利人的利益，維護公平競爭的市場秩序，我國不斷加強對惡意申請商標的規制。2019年，《商標法》的修改以及《規范商標申請注冊行為的若干規定》等的出臺，為商標領域嚴厲打擊惡意申請行為提供了明確和直接的法律依據，實現了在商標授權確權階段和通過行政執法方式對惡意申請行為的有效打擊。就惡意申請人的民事責任而言，由于惡意申請行為不屬于商標侵權行為，且《商標法》及相關司法解釋中并未涉及惡意申請商標民事責任的承擔，法院目前主要依據《反不正當競爭法》第二條將惡意申請行為認定為不正當競爭行為，要求侵權人承擔停止侵權、賠償損失和消除影響的責任。

       一、惡意申請行為不構成商標侵權，但有助于證明“侵權人的主觀過錯程度”

       在“嘉實多”案[1]和“雅富頓”案[2]中，法院指出，商標申請注冊行為并非《商標法》第五十七條以及相應司法解釋中所列明的商標侵權行為。在“嘉實多”案中，法院認為，僅有商標申請注冊行為，而未將商標投入到生產經營活動中進行“商標性使用”，不構成商標侵權。在“雅富頓”案中，法院指出，對于申請注冊商標侵犯在先權利的情形，應依據異議、評審和司法審查的救濟程序獲得保護。

       在惡意申請不能被認定為商標侵權的情況下，權利人不能直接依據《商標法》要求惡意申請人承擔民事責任。但是，在商標侵權案件中，如有證據證明被告曾圍繞原告的注冊商標提起惡意申請，則有助于證明被告的主觀過錯，屬于法院在適用法定賠償確定賠償數額時應當考慮的因素。[3]如在“好時”案[4]中，被告反復申請注冊與好時公司近似商標的行為雖然未被認定為侵權，但是兩審法院均認為該行為可以證明被告存在明顯的主觀惡意，并在論證被告應承擔的商標侵權賠償責任時，對此行為進行了評述和考量。

       二、惡意申請行為可構成不正當競爭

       在“碧然德”案[5]和“愛適易”案[6]中，惡意申請商標均被認定為不正當競爭行為。在“碧然德”案中，法院首次認定惡意注冊及搶注人濫用商標異議程序構成不正當競爭，被告被判令賠償損失、消除影響。在“愛適易”案中，法院更進一步判令被告停止針對與涉案商標相同近似的商標實施搶注行為。這兩個案件為權利人主動出擊打擊惡意申請商標開辟了新思路。在“拜爾斯道夫”案[7]中，天津市高級人民法院也在2023年底對一審判決進行改判，認定惡意注冊行為有違誠實信用原則，屬于《反不正當競爭法》所規制的不正當競爭行為。

       就現有案例看，法院均依據《反不正當競爭法》第二條這一原則性規定認定惡意申請商標構成不正當競爭。按照《反不正當競爭法》司法解釋的規定，該條款只有在經營者擾亂市場競爭秩序、損害其他經營者或者消費者合法權益，且《反不正當競爭法》或其他知識產權法律對該種行為未作規定的情況下才適用。因此，法院對適用此條持審慎的態度，在判定被告的行為是否構成不正當競爭時，會綜合考慮權利人主張受保護的標識的顯著性和知名度、被告與權利人是否存在競爭關系等滿足適用《反不正當競爭法》進行保護的基本要件，并重點關注被告的主觀惡意程度及其攀附故意。

       在這些案件中，被告的主觀惡意程度極高。首先，被告均存在圍繞權利人的商標在同類或其他類別長期（數年）、批量（數十個）提起商標注冊申請的行為，超出了正常生產經營的需要。其次，伴隨惡意申請商標，被告還存在實際使用惡意申請的商標、虛假宣傳行為或濫用行政程序等綜合性侵權行為。例如，在“碧然德”案中，被告還實施了濫用異議程序的行為。在“拜爾斯道夫”案中，被告還存在仿冒原告企業名稱、域名以及其他攀附行為。雖然在“愛適易”案中，被告并未持續實質性使用惡意申請的商標，但是該案中有充分的事實證明被告的主觀惡意程度高，包括多個存在關聯關系的被告在近十年中在多個類別的商品上注冊了合計48個與原告“愛適易”系列商標相同或近似的商標。即使在生效行政判決已認定被告構成惡意搶注商標的情況下，被告仍然繼續實施批量搶注行為，存在攀附他人商譽的故意和擾亂商標注冊秩序的后果。雖然我國商標制度實行注冊申請制，商業主體需要申請注冊才能獲取商標權益，但是商標申請行為應當在正當合理范圍內行使，不能以“商標分類注冊制”為名，侵害他人權益，謀取不正當的利益，直至擾亂商標注冊秩序及市場競爭秩序。因此，此種惡意申請行為應受到《反不正當競爭法》的規制。

       根據現有案例，法院可以依據《反不正當競爭法》第二條認定惡意申請商標構成不正當競爭，但并非所有的惡意申請均構成不正當競爭。法院在具體案件中會綜合考慮申請人的主觀狀態、客觀表現以及行為的后果和影響來作出判斷。例如，在“嘉實多”案中，法院認為，單純的商標注冊申請行為難以被認定為“生產經營”行為，因此不屬于《反不正當競爭法》規制的范圍�；�于此，權利人應根據具體案情，考慮是否能依據《反不正當競爭法》獲得保護。

       三、惡意申請行為的侵權責任承擔

       一旦惡意申請被認定為不正當競爭，侵權人一般需要承擔停止侵權、賠償損失和消除影響的責任。法院在適用法定賠償時，會酌情支持原告主張的被告惡意搶注商標等行為導致的直接經濟損失。在“拜爾斯道夫”案中，法院指出，法定賠償的考量因素包括被告多年的商標搶注行為導致原告長期維權付出的“本不必要的維權成本”。

       關于是否應適用“停止侵權”責任，法院的態度存在不同。在“愛適易”案中，法院認為，雖然“本無需再判決停止侵權”，但是由于商標搶注行為侵權成本低，如果不判決停止，則權利人需不斷采取相應程序維護合法權益，會增加權利人的維權成本并造成公共資源的浪費，因此仍判決被告停止實施搶注行為。在其他生效判決中，也有類似的判定。[8]然而，在“拜爾斯道夫”案中，法院認為，被告的商標注冊申請行為“一經做出業已完成”，因此不存在判定停止商標搶注行為的事實基礎。這兩種判決體現了法院對停止侵權是否適用于可能出現的侵害存在不同理解。根據《中華人民共和國民法典侵權責任編理解與適用》，“停止侵害”的適用條件是“侵權行為或者其他違法行為正在進行或仍在延續中”，對尚未發生或已終止的侵權行為則不適用[9]�；�于這種理解，對惡意申請商標適用停止侵權似乎不妥。

       四、總結

       綜上所述，根據法院對惡意申請商標的判例，權利人在商標授權確權程序中采取的異議、無效等對于民事訴訟的支持作用不可忽視。因此，權利人如遭遇惡意申請，應積極在行政程序中對惡意注冊采取行動，從源頭遏制惡意注冊，為通過民事訴訟程序主動出擊做好準備。

       此外，目前對于適用《反不正當競爭法》第二條規制商標惡意注冊申請行為的認識存在差異，因此需要進一步制定或修改相關法律，明確惡意申請商標的侵權性質以及責任承擔，加強對惡意申請商標的打擊力度，保障商標注冊秩序，保護權利人的合法權益，維護公平競爭的市場秩序。

來源：圣佳商標注冊   http://www.meditateguidonline.com/content/?736.html